从法院裁判要旨看商标“撤三”中使用证据的准备

文 / 胡娟娟  上海协力（南京）律师事务所

商标被他人提出撤销三年未使用的申请，一般会历经以下步骤：

申请人提出撤销申请——被申请人提出使用证据——商标局作出决定——商评委复审——诉讼（一审）——诉讼（二审）——诉讼（再审）。

所以，学习在后程序的裁判思路，对于准备前期材料具有一定的指引作用。

一、关于商标撤销三年未使用一系列程序中，有些时间点需要记住，记住这些，才能在预期结果没有出现后及时采取有效救济途径。

《商标法》第四十九条第二款规定：“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。”

简单来说，就是从提出申请到商标局作出决定，时间会持续9-12个月。《商标法》第五十四条规定：“对商标局撤销或者不予撤销注册商标的决定，当事人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定，并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。”

该法条覆盖两个程序：一是不服商标局的决定，15日之内可以申请复审，从申请复审到作出复审决定，时间会持续9-12个月；二是不服复审决定，30之内可以向法院起诉。

京高法发【2014】392号《北京市高级人民法院关于规范商标行政诉讼案由的意见》中指明，商标撤销复审行政纠纷是指，当事人不服商标局作出的撤销或者不予撤销注册商标专用权的决定，向商标评审委员会申请复审，商标评审委员会作出撤销复审决定，当事人不服该决定提起的行政诉讼。

从该意见可以看出，向法院起诉的案由为：商标撤销复审行政纠纷。

商标撤销三年未使用一系列程序中大框架上的时间节点需要记住，以便及时采取救济程序。具体到程序里面，比较重要的就是提供使用证据的时间了。商标被第三人提出撤销申请后，商标局会向被申请人发出《关于提供注册商标使用证据的通知》，被申请人需在收到通知之日起2个月内提交指定期间在核定使用商品上的使用证据材料。也就是说，两个月内需要提供使用证据。

向商标局提供商标使用证据，对于如何提供不清楚之处，可以向商标局撤三部门详细咨询（电话：[phone]转5人工服务转6撤三服务）。但是，撤三部门只能给出形式上的指导意见。比如：证据提交份数，是否需要提供产品实物和包装，材料需要邮寄至什么部门什么地址等，具体如何提供具有有效证明力的使用证据，笔者以为还是以法院的裁判思路为指导，更为妥当。

二、如何正确理解《关于提供注册商标使用证据的通知》， 对于提供有效使用证据意义重大。

1、连续三年不使用注册商标的时间起算，应当自申请人向商标局申请撤销该注册商标之日起，向前推算三年。这个指定期间，会在上述《通知》中写明。

2、《商标法》所称商标的使用，是指商标的商业使用。是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。商标使用的表现形式有哪些，具体可以参考2016年12月的《商标审查及审理标准》第184页关于商标使用的判定标准，此处不赘。

三、司法审判实践中，关于商标的使用证据、提供及认定都有一定的规律可寻。具体，在认定中，笔者通过阅读裁判文书，对观点进行梳理，挑选一些共性认定，供参考。

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从以上梳理可以看出，商标撤三案件一审法院为北京知识产权法院，二审法院为北京高院，笔者目前没有搜索到该类案件再审的案例；案件从受理到下裁判的时间有长有短；一审裁判结果有：撤销复审决定+重新作出决定、驳回诉讼请求，二审裁判结果有：驳回上诉+维持原判、撤销原审判决+驳回诉讼请求。

仔细研读案例中的裁判要旨可知，此类案件的争议焦点为商标是否被实际使用。如何认定实际使用显得尤为重要。

商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于实际使用行为。商标注册人在核定使用的一种商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的其他核定商品上的注册可予以维持。那么，使用证据达到什么样的标准才能被认定为有效使用呢？

在（2016）京73行初297号一案中，法院认为：“商标注册人提交的商标使用证据应满足以下要求：其一，证据具有形式上的真实性；其二，商标使用行为发生在指定期间；其三，使用证据上显示有诉争商标标志；其四，诉争商标标志系在其核定使用的商品或服务上的使用，能够发挥识别、区分商品或服务来源的作用。”

在诉讼程序中，法院会调取复审程序及商标局撤销程序中的被申请人提供的证据。对于证据中哪些难以认定为商标的使用的证据，在（2016）京行终3105号一案中，法院给出了证据准备的方向标，具体可以分为：真实性难以确认的证据、不在指定期间内使用的证据、与涉案商标的使用无关的证据、不足以证明对涉案商标在核定使用的商品上进行了真实、公开使用的证据。根据该分类，结合其他案例中的说理，可以将商标注册人在诉讼中提供的证据归纳整理如下：

1

真实性难以确认的证据

自行制作且无其他证据佐证的。如：生产车间生产设备的照片（无生产日期、拍摄日期）；在商品上使用商标的照片（无拍摄日期）；广告宣传页中无制作日期和使用区域（国内还是国外）及制作单位等。

2

不是在指定期间内使用的证据

非指定期间。

3

与涉案商标的使用无关的证据

与涉案商标非同一个商标。如：涉案商标是中文商标，使用商标是英文商标。

4  不足以证明对涉案商标在核定使用的商品上进行了真实、公开使用的证据

（1）使用主体与商标权人的关系无法证明；

（2）没有其他证据佐证证明合同已实际履行；

（3）授权书只能证明有针对诉争商标的许可关系存在，但是不能证明带有涉案商标的商品被投入市场进行了实际使用；

（4）商标许可使用合同未显示使用期限；

（5）结合买卖合同及相应发货单，无法证明实际销售，合同中涉及的商品不属于核定使用的商品；

（6）质量监督检验所出具的检验报告，不能证明涉案商标在流通领域内进行了使用并实际发挥识别商品或服务来源的作用。

根据以上归类，实务中我们可以避免提供难以证明商标使用的证据。那么，如何提供有效使用的证据，证明商标进行了实际使用？需要注意以下几点：

1、尽可能多提供商标的各种使用证据，各证据相互印证

2、尽可能完整提供某一使用方式的证据，形成完整证据链

3、对于非指定期间的证据，并非一概而论，不认定为使用证据。证据虽然未在指定期限内，但结合在指定期间的使用证据可以证明涉案商标使用的连贯性和真实的使用意图。

四、如何正确理解“在部分核定商品上的使用是否延及与该商品相类似的其他核定商品上的使用”。

相同或类似商品的认定，可以参考《类似商品和服务区分表》。另外在《商标审查及审理标准》中也规定了类似商品或者服务审理标准，具体如下：

1、类似商品是指在功能、用途、主要原料、生产部门、销售渠道、销售场所、消费群体等方面相同或者具有较大关联性的商品。

2、类似服务是指在服务目的、内容、方式、对象等方面相同或者具有较大关联性的服务。

《商标审查及审理标准》中指出，《类似商品和服务区分表》通常是判断商品或者服务是否类似的参考依据。故区分表只是判断类似商品的参考，不能简单、机械地依据区分表判断类似商品，应考虑个案情况，结合相关公众的一般认知综合认定。类似商品、服务的判定应当综合考虑下列各项因素，不以单一因素作为判断商品类似的唯一依据：

1

类似商品应当考虑如下因素

商品的功能、用途；商品的主要原料、成分；商品的销售渠道、销售场所；商品的生产者、消费者；商品与零部件；消费习惯；其他影响类似商品判定的相关因素。

2

类似服务应当考虑如下因素

服务目的；服务内容与方式；服务场所；服务的提供者、对象；其他影响类似服务判定的相关因素。

3

商品与服务是否类似的判定

商品与服务是否类似，是指商品和服务之间具有较大关联性，易使相关公众认为商品和服务由同一市场主体提供。因此，判定商品与服务是否类似，应当综合考虑商品与服务之间联系的密切程度，在用途、用户、通常效用、销售渠道、销售习惯等方面的一致性。

需要注意的是，商标注册人在核定使用的一种商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的其他核定商品上的注册可予以维持。（两者都需是核定使用商品）但是，在与核定使用商品类似的商品上的使用（类似商品为非核定使用商品），并非是对注册商标的使用，不能据此维持商标的注册。（2017）京行终2590号

五、除了具有共性的认定，司法实践中也会出现一些新的使用情况及认定新思路。

1

关于服务商标使用的认定倾向

（2015）京知行初字第3761号：

法院认为，商业活动中，在服务场所内外、服务招牌上、为提供服务所使用的物品上标明服务商标的；在服务人员的着装上、服务提供者的财务账册、发票、合同等商业交易文书上标明其服务商标的；在服务提供者的网站上标明其服务商标的、利用平面或者立体媒介使相关公众认识到其为服务商标等行为，都可以认定为服务商标的使用行为。

2

第35类服务商标中“替他人推销”的认定

（2016）京行终2667号：

《商标注册用商品和服务国际分类》第35类服务的主要目的在于“对商业企业的经营或管理进行帮助”，或者“对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助”，“尤其不包括：其主要职能是销售商品的企业，即商业企业的活动”。因此，《商标注册用商品和服务国际分类》第35类的服务项目不包括“商品的批发、零售”，商场、超市的服务不属于该类的内容。该类“推销（替他人）”服务的内容是：为他人销售商品（服务）提供建议、策划、宣传、咨询等服务。

（2017）京73行初6167号：

被诉决定认定：“替他人推销”服务是指为他人销售商品（服务）提供建议、策划、宣传、咨询等服务，该类服务的对象应为商品（服务）的经销商（含提供者），不包括通过零售或批发直接向销售者出售商品（服务），以价格的差异获取商业利润的情形。

法院认为，所谓替他人推销，包括提供建议、策划、宣传、咨询等服务，系为他人的商业活动提供服务，而不是为自己销售等商业活动提供服务；其主要商业利润模式为收取策划、咨询、宣传等服务费用，而非通过直接向消费者出售商品或服务，以价格差异获得商业利润的情形，也不包括通过合同形式将自己拥有的经营资源在统一的经营模式下许可他人开展经营，并收取特许经营费用的商业活动。

3

链接使用服务商标的认定

（2015）京知行初字第1929号：

法院认为，若被申请人在其域名网站内的“合作网站”一栏中，设有相关图标，点击该图标能够连接到相关官方网站上。此种涉案商标的使用情形，从技术上来看，任何一个网页都能够通过超级链接的方式建立从一个网页到另外一个网页的链接关系。仅凭上述链接行为，并不能证明该标识与被链接的网页有关联，更无法证明该标识被用于被链接网页所涉及的服务之上。因而，从上述判定可以得知，若要将链接使用服务商标当成商标使用的证据，应进一步提供该链接的网页上提供的服务是核定使用的服务。这一点也与前文所述法院对于服务商标的使用认定标准（使相关公众认识到其为服务商标）是一致的。

4、商品本身为“软硬一体设备”，诉争商标在该一体机商品上的使用能否当然视为在“内置功能软件或组成部分”商品上的使用：

（2015）京知行初字第6396号、（2018）京行终754号：

法院认为，虽然数码彩扩机中内置有计算机软件，机器运行亦包含部分的测量仪器等，但诉争商标使用于数码彩扩机上，并不能起到指示其内置软件或组成部分等商品来源的作用，故认定诉争商标在数码彩扩机上的使用不能视为在测量仪器、光学器械和仪器、计算机周边设备、数据处理设备、计算机软件（已录制）商品上的使用。

5

不规范使用能否视为商标的使用

（2015）京知行初字第3235号

法律规定的使用应当是注册商标的规范使用，即在核定使用的商品上，对被核准的商标标识的规范使用。未在注册商标核定使用的商品上的使用，以及不规范使用，不应视为对一件注册商标的使用。

而对规范使用注册商标的认定，应当结合具体商标标识予以判断。涉案商标由汉字、字母以及图形构成，汉字部分起到较为主要的识别作用，故仅使用涉案商标中的字母，已经改变了商标的主要识别部分，超出了规范使用注册商标的范围，上述非规范使用，不应视为对诉争商标的使用。

6

诉讼阶段是否应当采纳新提交的证据

（2015）京知行初字第363号

商标授权确权类行政案件，虽然原则上应以各方当事人在商标评审程序中所提交的证据来认定被告所作决定是否合法，但是鉴于修改前《商标法》第四十四条第（四）项的立法目的以及如果对原告在诉讼阶段提交的新证据完全不予考虑，则会导致原告丧失救济途径，亦不利于实质性解决行政纠纷，本院对于原告在本案诉讼中补充提交的证据一并予以评述。

（2015）京知行初字第6552号：

法院认为，商标行政诉讼的目的不只在于对商标评审委员会的具体行政行为进行审查，重要的是对商标所有人是否符合注册和持有商标的条件在司法上作出判断。由于商标行政诉讼的结果直接影响的是当事人的民事权利，所以在诉讼中具有一定民事诉讼的特点，因而对当事人在商标行政诉讼阶段补充提交的证据，应采取不同于其他一般行政案件的态度。撤销连续三年停止使用注册商标这一制度的目的在于促进商标的使用，而非惩罚商标注册人在证据提交上的疏忽或错误。

若在诉讼阶段补充提交的使用证据对结果有重大影响，如不考虑，将导致其再无其他救济途径。但是，由于在诉讼阶段补充提交的证据并未在复审阶段向商标评审委员会提交，证据的真实性容易受到质疑。故对在诉讼阶段补充提交的证据，法院的观点是：予以考虑，但慎重审查。

需要注意的是，鉴于证据系在诉讼阶段补充提交，故案件受理费应由该提交证据的一方负担（100元）。这一点，在2018年3月北京高院民三庭《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》中的商标部分也有提及。

以上是对撤三案件中，法院针对“商标的使用证据的认定”这一裁判要旨的梳理，仅供大家参考，以便被申请人在撤销程序中更好地进行答辩。

胡娟娟   律师

协力（南京）律师事务所

执业领域 ：知识产权

工作语言：中文、英文、日文

服务文化娱乐、网络新媒体 、电子商务等新兴行业

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